1. 사건의 개요

본 사건은 자율주행 기술인 ‘주행편차 보정에 의한 차량의 조향각 데이터생성장치 및 방법’에 관한 발명의 특허권자 및 전용실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라 합니다)인 원고들이 피고들을 상대로, 피고들 제품이 원고들의 특허권 및 전용실시권을 침해한다는 이유로 손해배상청구의 소를 제기한 사건입니다.  법무법인(유) 세종은 제1심부터 대법원에 이르기까지 피고들 소송대리인으로 선임되어 원고들 청구를 전부 기각하는 판결을 이끌어냈습니다.

2. 본건 소송의 핵심 쟁점과 주요 수행 전략

특허권 침해소송에서 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 내용ㆍ방식ㆍ형태(이하 ‘행위태양’)를 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 하고, 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있습니다(특허법 제126조의2).  이는 특허권자 등이 침해행위의 구체적 행위태양을 주장한 경우 이를 부인하는 상대방에게 단순부인이 아닌 적극부인 내지 이유부부인을 하도록 함으로써 특허권자 등의 증명부담을 완화하기 위한 규정입니다(특허법원 2024. 10. 23. 선고 2023나11108 판결).

본 사건에서 원고들은 이 사건 특허발명의 필수 물리량인 ‘가로편차’, ‘축간거리’ 등을 토대로 조향각을 산정하지 않고서는 주행 중인 차량의 조향각을 산정할 수 없다고 전제한 다음, ‘피고들이 제시한 조향각 산정식은 위 물리량을 사용하지 않은 허위의 수식에 불과하여, 피고들이 구체적 행위태양 제시 의무를 이행하지 않았다’고 주장했습니다.

법무법인(유) 세종은 먼저 피고들이 제조하고 있는 자율주행 자동차 부품 모듈(이하 ‘고객 제품’)에 적용되는 복잡한 조향각 제어 기술을 면밀하게 분석한 후 고객 제품이 이 사건 특허를 침해하지 않는다고 판단하였습니다. 이어 이러한 분석 결과를 바탕으로 고객의 영업비밀 침해 우려를 고려하여 필요 최소한의 범위에서 고객 제품의 구체적 행위태양을 제시하는 소송 전략을 수립하였습니다. 구체적으로 고객 제품의 소스코드를 공개하지 않고 소송 방어에 필요한 최소한의 한도 내에서 조향각 산정 알고리즘의 주요 단계와 조향각 산정식을 제시함과 아울러, 비밀유지명령을 신청하여 비공개로 변론이 진행되도록 하였습니다. 
한편, 원고들은 피고들이 제시한 구체적 행위태양에 대하여 단지 조향각 산정식이 허위라는 주장만을 반복하고 있을 뿐 이를 뒷받침할만한 구체적인 주장이나 증명을 전혀 제출하지 못하였는데, 법무법인(유) 세종은 이점을 지적하면서, 피고들은 원고들이 구체적으로 적시한 침해행위 태양에 상응하여 구체적인 행위태양을 제시할 수밖에 없다는 법리적 주장을 개진하였습니다. 

법원은 피고들이 제시한 조향각 산정식이 개략적이나마 어떠한 것이기에 이를 허위라고 볼 수 있을지에 관하여 원고들은 아무런 주장∙증명도 하지 않았기 때문에 원고들이 피고들 침해행위에 관하여 구체적 행위태양을 주장하였다고 보기 어렵고, 따라서 피고들이 제시한 고객 제품의 행위태양의 내용에 비추어 피고들이 정당한 이유 없이 구체적 행위태양을 제시하지 않았다고 보기는 도저히 어렵다고 판단하였습니다.  본 판결은 사실상 특허법 제126조의2와 관련하여 침해행위를 부인하는 당사자는 특허권자 등이 침해행위 태양을 구체적으로 적시한 정도에 상응하여 자기의 구체적 행위태양을 제시하면 된다는 법무법인(유) 세종의 법리적 주장을 받아들인 것으로서 중요한 선례적 가치가 있습니다.

또한 법무법인(유) 세종은 이 사건 특허는 청구범위가 지나치게 포괄적∙추상적으로 작성되어 있는 기능식 청구항이라는 점을 부각하면서 이 사건 특허와 피고들 제품의 기술적 원리가 다르다는 것을 수식과 도해 및 과학적 원리를 활용하여 쉽게 설명함으로써 이 사건 특허의 보호범위가 제한되어야 함을 강조하였습니다.  또한 원고들이 발명자 본인이 변론에 적극 참여하여 수백 건의 기술자료들 제출하면서 기술적 쟁점을 오도하려고 시도하였으나, 제출된 기술자료들은 고객 제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 해당하는지 여부와는 관련이 없는 내용들이라는 점을 기술적으로 알기 쉽게 설명하였습니다.  

이러한 노력 끝에 제1심 판결에서 원고의 청구를 기각하는 판결이 내려졌고, 특허법원과 대법원에서 항소와 상고가 기각됨으로써, 4년 2개월간의 대장정을 승리로 이끌 수 있었습니다. 

3. 본 판결의 의의

본 판결은 특허법 제126조의2와 관련하여, 침해를 주장하는 당사자는 구체적으로 어떠한 점에서 침해가 이루어지고 있는지 그 침해행위의 내용ㆍ방식ㆍ형태를 상세하게 제시할 필요가 있다는 점, 침해를 부인하는 당사자는 침해를 주장하는 당사자가 제시한 내용ㆍ방식ㆍ형태에 상응하여 자기의 내용ㆍ방식ㆍ형태를 제시하면 된다는 점을 설시한 최초의 판결로서 향후 중요한 선례로 작용할 것으로 판단됩니다. 

법무법인(유) 세종은 고객 제품에 적용되는 복잡한 기술을 분석하여 고객 제품이 이 사건 특허를 침해하지 않는다고 판단한 후, 고객의 영업비밀 침해 우려를 고려하여 필요 최소한의 범위에서 고객 제품의 구체적 행위태양을 제시함과 아울러 원고들 주장의 허점을 법리적 측면에서 효과적으로 공략함으로써 특허소송을 성공적으로 방어해 내는 의미 있는 성과를 이뤄냈습니다.